Sobre la ilicitud de usar como metatags una marca ajena sin autorización

 

Con fecha 22 de diciembre de 2011, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha dictado una sentencia por la cual se condena a una empresa comercializadora de zapatos con alza, que usó, tanto como metatag en el código fuente de su página web, como enlace patrocinado en Google, así como en la propia página, un término ("masaltos") coincidente con una marca cuya titularidad corresponde a uno de sus competidores. La sentencia declara la infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas, y se estiman las acciones de cesación y de remoción ejercidas por la afectada, obligando a la empresa condenada a retirar del tráfico económico y de la publicidad, cualquier mención a las marcas registradas usadas ilícitamente, así como a abonar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios causados por la infracción declarada, una cantidad superior a los 6.000 Euros.

El proceso en cuestión enfrenta, de un lado, a la empresa Maherlo Ibérica, titular de las marcas mixtas "masaltos" y "masaltos.com" y, de otro lado, a la compañía Calzados Fernando García, titular de la página web www.hiplus.com. La dirección letrada de la demandante estuvo a cargo del compañero Antonio Fagundo, abogado de Conteros Asociados y Coordinador del Departamento de Relaciones Externas y Márketing de Masaltos.com.

El objeto de la litis se centra en la utilización, por parte de la demandad, de las marcas cuya titularidad registral ostenta Maherlo. En particular, se acredita su utilización como keyword usada como metatag en el código fuente de la página web hiplus.com, y como publicidad insertada en aquélla.

La pretensión de la demandante se sustenta, en primer lugar, en que resulta acreditada la inscripcion a su favor en el registro marcario de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las marcas nacionales "masaltos.com" y "masaltos", las cuales el actor considera notorias en el sector en el que las partes desarrollan su actividad. Del mismo modo, alega ser la titular de una serie de nombres de dominio que incluyen, asimismo, dichos términos. Finalmente, considera Maherlo que la demandada, quien resulta ser una empresa competidora, utiliza el término "masaltos" en el tráfico económico de un modo ilícito, al contravenir el derecho al uso exclusivo de los signos distintivos registrados que la Ley de marca concede a su titular registral.

En el escrito de contestación a la demanda, la compañía demandada, de un lado, se opuso a la misma argumentando que fue esta compañía la que comercializó originariamente en el mercado español los productos (zapatos con alzas) que ahora venden ambas empresas, cuya traducción al inglés correspondería con la denominación "hiplus" utilizada por ésta. Y, de otro lado, formuló reconvención al considerar que las marcas cuyo uso se pretende ilícito eran nulas conforme al artículo 5.1.c (falta de fuerza distintiva) de la Ley de Marcas, por tratarse de un signo meramente descriptivo de la función del producto, y solicitando -en base a ello- la cancelación del registro de las mismas.

A la hora de analizar el presente caso no puede obviarse la naturaleza de los productos a los que se refiere. En efecto, estamos ante unos zapatos cuya originalidad radica, precisamente, en la inclusión de alzas al objeto de que sus usuarios parezcan más altos; y, por tanto, es relevante la clara relación entre el tipo de producto y la marca empledaa para distinguirlos en el mercado ("masaltos"). En este caso,  el juzgador reconoce que aquel usuario que pretenda buscar este tipo de producto en Internet tenderá a emplear el término "más alto" en un motor de búsqueda, por lo que la sentencia toma en consideración esta circunstancia a la hora de fundamentar su recisión: "es habitual que el consumidor utilice esos términos como patrones de búsqueda. Lo contrario sería tanto como privar a un competidor de la utilización de una expresión identificadora de la función que cumple este tipo de calzado". Además, reconoce el Juez, que en el medio online no siempre es posible utilizar determinados signos de un modo claramente diferenciado de otros (por ejemplo, por no poder utilizarse por separado cuando se trata de términos compuestos, como es el caso).

 

En este caso, el Juez analiza, en primer lugar, la demanda de reconvención, ya que su eventual aceptación daría lugar a la desestimación de la demanda principal, en tanto en cuanto decaería el interés para enjuiciar una utilización ilícita de los signos señalados. El resultado de tal análisis es el de la desestimación de la reconvención efectuada, al no apreciar el Juez la concurrencia de los requisitos de nulidad de la marca que establece la Ley de Marcas en su artículo 5. La argumentación del Juez en relación a este extremo es exhaustiva, si bien en este caso no pretendo centrar la atención en los aspectos marcarios (bien desarrollados en la sentencia), sino en la utilización de signos distintivos coincidentes con marcas de terceros como keywords en Internet, sin el consentimiento del titular de la marca.

En este caso, el artículo 34 de la Ley de Marcas recoge un derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular registral. En particular, su apartado 2 dispone lo siguiente: "El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico [...] b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca".

En relación a este aspecto, el Juez aprecia cómo en la página web de la demandada se hace mención a expresiones, trascritas con errores tipográficos que hacen coincidir el término empleado con la marca de su cometidor (en lugar de "más altos" se empleaba el término "hombres masaltos. Zapatos con alzas para ser masaltos"); a la vez que utilizaba esos términos como keyword en el sistema de adwords de Google y como metatags en su propia página web, con las implicaciones que ello tendría -dice el Juez- a efectos del posicionamiento natural de la web o de SEO.

Respecto de la controversia relacionada con los adwords, la sentencia trae a colación las conocidas sentencias del TJUE que tratan el uso de palabras clave como adwords que coinciden con marcas de terceros. Y lo hace al objeto de fundamentar la falta de legitimación y el uso injustificado de las marcas registradas por parte de la demandada, susceptible de inducir a confusión a los usuarios.

En base a todo ello, la sentencia concluye que "la utilización de la expresión 'masalto', coincidente con el elemento denominativo de la marca registrada por el actor, conjuntamente con la expresión descriptiva "mas alto" [...] supone una infracción de los derechos de exclusiva del actor, que determina la estimación de la acción de cesación y remoción ejercitada".

Por último, interesante es, asimismo, el Fundamento de Derecho Cuarto, en el cual se analiza la acción de resarcimiento planteada por la demandante, ya que se opta por la regalía hipotética contemplada en el artículo 43 de la Ley de Marcas y no por una indemnización por daño in re ipsa, ya que no puede estimarse -señala el Juez- que, en este caso, se genere en todo caso un daño a la actora, sin que tampoco se haya acreditado la existencia de perjuicios que deban ser resarcidos, más allá de la indemnización objetiva equivalente al 1% del volumen de ventas de la condenada.

El resultado de la sentencia parece acertado, y creo que refleja el sentir jurídico y empresarial de estos últimos años, durante los cuales se ha planteado la opción de perseguir este tipo de ilícitos bien a través de la normativa sobre publicidad/competencia desleal o bien por vía marcaria, que aunque bien parecía la opción jurídica más adecuada, no se había producido aún una controversia en vía judicial que confirmase esta alternativa.